研习 || 美国外观专利的权利要求解释和侵权判定标准：功能性设计特征分析及实质相似标准

导言

2026年2月2日，美国联邦巡回上诉法院CAFC首席法官Moore在23-2427案外观专利侵权的简要判决summary judgment上诉案中发表异议意见dissent opinion，指出本案多数意见Majority Opinion在外观设计专利侵权判断中偏离了“实质相似substantial similar”这唯一标准，转向“明显不同plainly dissimilar”标准，标准关注点不同将影响侵权判断结果，会造成很多法律问题。这份异议意见在美国法律媒体中引起不小关注，但笔者更关注缅因州地院和CAFC多数意见对外观设计专利功能性设计特征的区分和认定上，颇有看点。

背景法律知识Legal Background

在美国司法体系下，法官和陪审团（jury）职责不同：一般来说，法官负责法律审，即负责法律解释和法律适用；陪审团（jury）负责事实审，即审查案件事实。对应在专利侵权案件中，专利的权利要求解释（claim construction）是法律问题，由法官审理，权利要求解释的专门程序叫做马克曼听证（Markman Hearing），由美国最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.案中确立；法官在做权利要求解释时，需遵守多种规则，包括内部证据优于外部证据规则，即专利文件记载的解释效力优于专利文件之外的证据。在法官解释专利权利要求后，陪审团做出侵权判断，即判断被诉侵权产品是否具备专利权利要求的技术特征，而落入专利保护范围。

简要判决（Summary Judgments）是美国联邦民事诉讼FRCP 56(a)规定的一种判决方式，简单来说是，在原、被告双方在对案件核心事实没有实质性争议时（no genuine issue as to any material fact），一方向法院申请简要判决，由法官做出事实认定，而不是陪审团。在专利案件中常表现为，被告方以任何有理性的陪审员不会做出侵权判断为由，向法院提出动议（motion）申请简要判决，避免昂贵的陪审团审判。在裁决简要判决动议时，法官要以最有利于未提出动议一方的倾向性（in the light most congenial to the nonmovant）做出裁决。

联邦巡回上诉法院CAFC判例之所以重要，一方面美国是判例法国家，前案先例属于法律渊源，另一方面是CAFC地位特殊，其是美国唯一一个以对事管辖权建立的上诉法院，与专利有关的上诉案件均由该法院审理，因此其判例更为重要。其中，多数意见才能成为有约束效果的先例判决，异议意见不具有法律约束力。

案情概述Case Summarize

本案原告持有一款按摩器的美国外观设计专利，专利号为D802,155，在缅因州联邦地院起诉被告销售的Armaid2型按摩器侵犯专利权，案号1:22-cv-00091。涉案专利和被控侵权产品外观对比图如下。通过观察，大多数人可能会认为两者实在太像，被告Armaid2产品侵权无疑。

但缅因州地院审理后认为，被告Armaid2产品与D’155外观专利“明显不同（plainly dissimilar）”，进行做出不侵权的简要判决。原告不服上诉至联邦巡回上诉法院CAFC。CAFC多数意见维持了初审判决。Amazing？纵观本案判决，本案主要涉及两个问题：一是D’155专利的两根弯曲臂是否为功能性设计特征，而需排除在专利保护范围之外；二是外观设计侵权判断的标准。

外观专利权利要求解释：功能性特征or装饰性特征Claim Construction: Functional or Ornamental

考虑本案关键事实，引出了本案第一个核心问题，理解该问题就能理解CAFC多数意见判决。关键事实是，被告申请了已失效的5,792,081发明专利，并在90年代销售过实施该专利的产品，Armaid1型按摩器。被告’081专利出现在D’155审查引用文献中。D’155、被告Armaid2、Armaid1产品外观对比如下，三者的弯曲臂外形基本如出一辙。是否有种错觉，原告是不是在被告发明专利过期后，“致敬”被告Armaid1产品外观，申请了自己的D’155外观专利，反过来起诉被告？案件起源事实比感官复杂，但因与裁判主旨无关，故不做详述。如需了解，可后台获取初审判决。

按照前述专利侵权认定程序，初审判决首先在权利要求解释中详细比较了三项设计的异同，总结如下：

▪ D’155是在Armaid1产品上的改进：将原仅适于手臂按摩的Armaid1产品的弯曲手臂顶部弯曲曲率延长，使其D’155专利产品能夹持更大尺寸的身体部位，从而实现全身按摩；

▪ D’155与Armaid1产品外观存在相似：两者都有可对握的弯曲臂、滚轮凹槽和提手，弯曲臂连接到一个带有多个调节槽的、用于尺寸调整的铰链装置；

▪ 三项设计最显著的区别在于弯曲臂设计，D’155专利和Armaid2的弯曲臂均为逐渐弯曲，而Armaid1产品的弯曲臂在顶部提手下方突然收紧；

▪ 三项设计其他区别：(1)D’155专利和Armaid2的弯曲臂与铰接装置的连接部区别较大；(2)铰接装置中的调整槽的数量不同；(3)滚轮切口的形状。

随后，初审判决分析了D’155专利中功能性、装饰性设计特征，得出D’155整体设计（结合CAFC的多数意见来看，整体设计是指两个弯曲臂the shape of the arms）是功能性特征（the overall design of the D’155 patent is functional）的结论，理由是：

▪ ’081专利权利要求限定了受保护的发明创造，列举了发明创造各组成部分的功能目的，没有任何装饰性设计特征描述，D’155专利衍于’081专利，因此D’155专利的设计特征沿袭了’081专利中各组件的功能性目的。CAFC多数意见着重指出，’081专利权利要求4限定“……所述第一和第二臂以及所述按摩部件被设计为，在所述第一和第二臂顶部提手被拉合到一起时，能够可调节地夹持住手臂，使其位于所述第一和第二按摩部件之间”。

▪ ’081专利发明人证实，原告D’155专利基于Armaid1产品的改进均为功能性改进，包括两个整体呈“蛤型”的弯曲臂，其中增加弯曲臂曲度；倒置的蘑菇型底座；铰接装置尾部设置可使治疗臂拆出的开口槽，可拆卸后单独使用；弯曲的治疗臂末端设置有椭圆形连接器枢轴，与铰接装置的调整槽配合。

▪ 原告D’155专利产品的宣称“蛤型”弯曲滚筒臂起到重大的杠杠作用，经济、紧凑型设计方便全身使用、携带。

在美国外观专利侵权判定司法实践下，功能性设计特征排除在从外观设计专利的保护范围之外，但是不能仅因为设计特征具有功能性而完全忽视其对整体视觉效果的影响。初审法官仅认为弯曲臂顶部具有一定长度的中空提手、厚实的脊状轮廓、治疗臂上与调解槽链接的椭圆形枢轴、铰接装置与固定弯曲臂的连接部是装饰性特征。因此，在两个整体呈“蛤型”的弯曲臂的功能性设计特征被排除，仅保留其装饰性特征后，D’155专利保护范围被大大限缩。

初审判决和CAFC多数意见驳回了原告两个明显站不住脚的答辩观点：(1)D’155专利附图中实线、虚线限定了实线部分为装饰性特征，虚线部分为功能性设计特征。这个观点是“一眼假”的。如果该观点成立，功能性和装饰性特征的区分在专利申请提交时就确定了，还需要法院审什么。专利附图的实线和虚线是区分哪些是专利申请人主张保护的部分，哪些不是，至于是否属于专利法保护的装饰性特征范围，仍需要法官解释）；(2)’081专利的实施例正是D’155专利的替代设计。根据PHG Techs., LLC v. St. John Cos.案，法官在判断是否属于功能性设计特征时需结合多种事实因素，综合判断，包括受保护设计是否代表最优设计、替代设计是否有相反作用、是否有相关的发明专利、是否宣传该设计有特定的功能、外观设计或整体视觉效果中是否有任何元素明显不受功能影响。是否存在替代性设计不是认定装饰性特征的决定性条件。

异议意见和多数意见的分歧Core Disagreement Between Majority & Dissent

经过权利要求解释，初审判决和CAFC多数意见根据Egyptian Goddess案，采用“普通观察者标准（ordinary observer test）”进行侵权判断标准，即普通观察者，在施以一般消费者的注意力情况下，整体观察（compare similarities in overall design, not similarities of ornamental features in isolation），综合判断两个设计是否实质相似（substantially the same）。若两者存在明显区别（sufficient distinct）或明显不同（plainly dissimilar），则专利权人没有尽到证明侵权的举证责任；如果两者不存在明显不同，则在现有设计视角下比较专利设计与被控侵权设计，识别对于普通观察者有重要影响的区别设计特征（Ethicon Rule）。

CAFC多数意见与异议意见的分歧之一在于，多数意见在权利要求解释后，排除明显不受外观设计专利保护的内容后进行侵权判断，认为D’155专利及Armaid2产品外观存在多个区别设计特征，尤其是两者固定弯曲臂与设有调节槽的铰接装置的连接处外观、铰接装置外观构成明显区别，整体视觉效果完全不同，两个整体呈“蛤型”的弯曲臂上的装饰性设计特征对整体视觉特征影响较小。多数意见认为专利权人主张及异议意见枉顾外观专利保护范围限制，将不属于外观专利保护的功能性特征纳入比较，不当扩大专利保护范围，是错误的侵权判定路径。

CAFC异议意见则批评，多数意见遵循的Egyptian Goddess案，以“明显不同（plainly dissimilar）”标准作为外观专利侵权判断标准，脱离了由Groham案确立的唯一标准“实质相似（substantial similar）”原则。两者侧重点不一，前者关注区别设计特征，后者强调的整体视觉效果的相似性。Moore首席法官认为，标准的关注点不一样会影响判断结果，作为事实审的陪审团，在“实质相似”标准下，可能认为D’155专利与Armaid2产品整体视觉效果相似；在“明显不同”标准下则可能认为不同。CAFC多数意见采用“明显不同”标准在简要判决程序中可能“抢夺”了陪审团的审理权利，这是危险的。

讨论及借鉴Comments & Take-aways

区分外观专利中的功能性特征、装饰性特征，及分析功能性特征在整体视角效果上的影响是实务难点。通过本案初审判决和多数意见，可以窥探美国外观专利司法实践中外观专利的功能性、装饰性特设计特征的真实分析路径，对从业实践大有裨益。

但说实话，初读初审判决和CAFC多数意见，笔者对涉案专利中“两个整体呈‘蛤型’的弯曲臂”到底实现什么功能而构成功能性特征充满疑惑。参阅’081发明专利权利要求4，笔者的理解是，其限定两个弯曲臂顶部合拢时要能夹持手臂，使其位于按摩部件之间，从而实现对夹持部位按摩的技术效果，故两个弯曲臂在按摩部件的上半段必须是弯曲的才能实现合拢，且D’155专利适用范围不仅仅是手臂，包括身体其他部位，对于大于手臂尺寸的部位，弯曲臂顶部合拢所需弯曲度应大于Armaid1产品中两弯曲臂在中空提手部的转折，最终两弯曲臂顶端呈现D’155专利所示的细长弧结构。加之，原告产品宣传中明确弯曲臂有重大杠杠作用，增强夹持功能。因此，笔者认同本案功能性特征的认定。本案发明专利在外观设计专利功能性设计特征认定中的作用，对国内外观专利功能性设计特征区分是否有借鉴意义，值得思考和实践。

对本案异议意见，笔者认为其忽略了权利要求解释在专利侵权判断中处于前置程序的地位。正如多数意见批评的，异议意见忽视了对涉案专利保护范围的解释，在专利保护范围未划定的情况下，陪审团没有做出事实判断的指南。至于“实质相似”与“明显不同”标准的划分，笔者认为多数意见所持“明显不同”是其坚持的是否“实质相似”的否定性结果而已，侵权判断标准上没有根本变化。