雲石观点_商标案件tro禁令！hula hoop、frisbee等词不能用了？谈谈中美商标通用化抗辩~~

最近，笔者检索到Hula Hoop、FRISBEE商标权人Intersport Corp. d/b/a Wham-O在美国伊利诺伊州北区地方法院，针对跨境电商平台卖家发起了商标维权，案件基本信息如下：

原告Intersport Corp. d/b/a Wham-O是一家位于美国加利福利亚州Carson县，具有近70年历史的玩具公司，该公司因成功推出呼啦圈Hula Hoop、飞盘Frisbee等玩具而享有盛名。在商标维权方面，该公司对其Hula Hoop、Frisbee商标权屡次发起维权诉讼，两年来已不下十几起，不少中国跨境卖家被TRO。

有跨境卖家朋友反映说，Hula Hoop还能有商标？不是呼啦圈产品*通用名称*吗？

据笔者检索，Hula Hoop、FRISBEE原本没有词典含义，是Wham-O公司臆造的词汇，属于Abercrombie Classfication中显著性最高的Fanciful类别（Abercrombie Classfication内容详见：），故Hula Hoop、FRISBEE于1958年获得了美国注册商标，通过商标续展，至今有效。

早在上世纪80年代末90年代初，Hula Hoop呼啦圈、FRISBEE飞盘已经开始在中国大陆地区流行。特别是自2021年起，借助社交媒体的宣传，FRISBEE飞盘运动迅速走红。正是这些产品长时间、大范围的流转和使用，导致一些朋友认为产品名称属于通用名称了。

确实，在中国法律框架下，如果您现在想申请“呼啦圈”商标，注册在**第28类锻炼身体器械、玩具商品**上，那是不可能获得注册的。商标局在一些评审案件中明确认定“呼啦圈”为上述产品类别的通用名称。

中国法律框架下的商标退化抗辩法律规范：

《商标法》(2019)第59条是我国商标退化抗辩的法律基础，其规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。“

如何判断争议标志是否构成商品通用名称？通用名称包括两种类型，一是法定通用名称，如法律规定、国家标准或行业标准规定的名称；二是约定俗成的通用名称，如一定地域、行业范围内，经过相关公众长时间使用而普遍接受的产品名称，如过往判例中确定的，“鲁锦”为鲁西南民间织锦手工纺织品的通用名称；“沁州黄”为山西省长治市所辖沁县、武乡、襄垣及屯留县境内所产小米的通用名称。对于法定通用名称的举证，检索相关法律规定、标准文件即可。但约定俗成的通用名称有一定难度，结合实务经验，被诉侵权人可从以下几个方面进行举证：

  • 各类正式出版的词典、网络词典、网络百科全书；

  • 县志、人物传记等史志资料

  • 过往参加的展会、专题报道、纪录片新闻报道

  • 在先法院判决等

面对通用名称的商标侵权，除做退化抗辩外，被诉侵权人还可根据《商标法》(2019)第49条的规定，以通用名称为由向商标局申请撤销。

美国法律框架下的Genericide判断标准：

美国法律下商标退化的术语为genericide，通过表示“杀”的词根-cide，形象表达了注册商标“被杀死”，失去显著性而变成Abercrombie Classfication中的generic词汇。

美国Genericide经典案例是“Aspirin”商标退化案，即由Judge Learned Hand裁决的Bayer Co. v. United Drug案。通过该案，美国法院确立了“Who are you / What are you”的商标退化判断标准，即原被告双方如何向法院证明如下问题的答案：

“What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?”——消费者对原被告双方争议的商标是如何理解的？

如果原告证明，消费者通常将Aspirin作为商品来源标识的，商标将继续有效；如果被告证明，消费者通常将Aspirin认为商品名称的，那么商标退化，得不到法律保护。

根据Who are you / What are you标准，原被告需提交的主要证据是消费者调查consume survey，以此反映普通消费者的认识。

与中国商标法规定的商标通用化撤销类似，美国商标法Lanham Act § 14规定，“任何时候，当注册商标成为产品的通用名称时”，可向USPTO申请Cancellation撤销，撤销证据与通用化抗辩证据类似。

启示

通过上述介绍，在中美两国商标法实践中均有商标退化抗辩，且都需要大量的事实证据支撑。根据维基百科对Wham-O公司的介绍，该公司很多产品商标已经退化了，卖家朋友在应诉时可考虑检索既有判例，或有财大气粗的老板可以去挑战验证一下。